McDonald’s perde al primo round il marchio Big Mac

È recentemente rimbalzata alla cronaca la notizia che la società irlandese Supermac’s (Holdings) Ltd abbia avuto la meglio su McDonald’s nel procedimento di decadenza promosso avanti all’EUIPO contro la registrazione di marchio UE n. 62638 Big Mac, nelle classi 29, 30 e 42.

Supermac’s ha sostenuto che, ai sensi dell’art. 58 (1) (a) EUTMR, il marchio Big Mac non fosse stato seriamente utilizzato da McDonald’s per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla data di registrazione, all’interno dell’Unione Europea, per i prodotti e servizi registrati, senza che vi fossero ragioni legittime per il suo mancato utilizzo.

Marchio Big Mac: l’Euipo ha accolto la domanda di decadenza

L’Euipo ha accolto la domanda di decadenza, dopo avere esaminato le prove d’uso fornite da McDonald’s e concluso sulla base di consolidati principi giurisprudenziali e prassi seguite dall’Ufficio. Il ragionamento era quindi prevedibile. Ciò che colpisce è l’effetto della decisione che priva direttamente McDonald’s del diritto di esclusiva sul segno Big Mac nel territorio UE e, più in generale, rappresenta un monito con effetto deterrente verso politiche di bullismo dei marchi da parte di grandi colossi.

Con riferimento all’onere della prova nelle cause di decadenza davanti all’Euipo, come è noto, il titolare del marchio contestato:

“è colui che meglio può, se non in taluni casi, essere l’unico in grado di fornire la prova di atti concreti tali da consentire di suffragare l’affermazione di aver fatto un uso effettivo del proprio marchio e di esporre i motivi legittimi per il mancato uso dello stesso” (Cfr. Corte Giust. 26 settembre 2013, causa C- 610/11P, Centrotherm Systemtechnik/UAMI).

Tale onere probatorio è stato però solo parzialmente assolto da McDonald’s che si è limitata a produrre tre affidavit dei legali rappresentanti delle proprie società in Germania, Francia e Regno Unito che attestavano ingenti quantità di prodotti venduti nel territorio dell’Unione Europea; estratti dai propri siti web, materiale pubblicitario e packaging relativi al sandwich Big Mac, oltre che una stampa da Wikipedia. Secondo l’Ufficio, le prove allegate non sono state in grado di suffragare i dati emersi negli affidavit; è mancata, infatti, la prova del traffico dei visitatori generato dai siti web, degli ordini dei prodotti e servizi avvenuti tramite sito, nonché del numero dei prodotti per i quali sarebbe stato usato il packaging, concretamente offerti in vendita o venduti da McDonald’s. Né Wikipedia è stata considerata una fonte attendibile.

La decisione conclude che l’effettività dell’uso di un marchio UE richiede una valutazione complessiva che tenga conto dei fattori di tempo, di luogo, di estensione e natura dell’uso, la cui prova è cumulativa. Pertanto, qualora non venga fornita la prova anche di uno solo dei fattori indicati e non venga provata quantomeno l’estensione  dell’uso, non è necessario entrare nel merito degli altri requisiti.

McDonald’s ha minacciato di fare ricorso davanti al Tribunale dell’Unione Europea per ottenere l’annullamento della decisione, dovremo quindi attendere per verificare quale strategia difensiva sarà adottata per dimostrare che il marchio è stato usato conformemente alla sua funzione di indicazione di origine e non con finalità meramente difensiva.

Euipo: CANCELLATION No 14 788 C (REVOCATION)

Avv. Emidia Di Sabatino

(Avvocato specializzato in proprietà industriale, intellettuale e concorrenza. Consulente privacy. Docente del Master Giuristi d'Impresa ed Export Management: Commercio Internazionale e Nuovi Mercati)